Правовые стратегии по IP в аутсорсинговом и продуктовом ИT

ГлавнаяПубликацииУправление компаниейСтатья

Правовые стратегии по IP в аутсорсинговом и продуктовом ИT

20/04/2023

Стоит ли аутсорсинговым компаниям лицензировать написанные коды? Можно ли копировать торговые секреты? Как пользоваться информацией о клиентах, не нарушая закон о защите персональных данных?

12 апреля на открытой онлайн-встрече ИТ-Клуба обсудили правовые стратегии по IP, авторскому праву, коммерческой тайне и патентам.

Спикер:

Правовые стратегии по IP в аутсорсинговом и продуктовом ИTУправляющий партнер и CEO международной юридической компании femida.us с головным офисом в Вирджинии (США). Более 20 лет опыта работы в сфере корпоративного права и интеллектуальной собственности, со специализацией на правовых аспектах M&A-сделок в ИТ, проектах по трансферу технологий и их лицензированию.

Ниже приводим краткий конспект выступления, презентацию спикера и видеозапись встречи.

План статьи:

Стратегии сохранения IP на этапе создания компании

На старте деятельности компании интеллектуальную собственность можно создавать или приобретать. Во втором случае IP создают работники по найму (work for hire) или покупается и передается путем цессии готовая интеллектуальная собственность (assignment).

  • Вся интеллектуальная собственность должна быть собрана в одном месте. Такой «кубышкой» может послужить компания, с которой будут иметь взаимодействие все партнеры и инвесторы.
  • Важно соблюдение chain of title — цепочки производства IP: создание и владение. В русскоговорящем сегменте бизнеса этот элемент в создании IP часто отсутствует.
  • С инвесторами и партнерами нужно подписать NDA (non-disclosure agreement) — соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. Если такого соглашения нет, не стоит раскрывать много информации, касающейся IP.
  • Создавать компанию желательно в той юрисдикции, где находятся основные клиенты и защищаются права интеллектуальной собственности. Так у вас появляется готовая структура для логистики, жизнедеятельности самого IP.
  • Абсолютным условием роста и ценности IP является его осязаемость — интеллектуальная собственность должна быть четко определена. Это особенно важно при проведении инвестиционных сделок или сделок с партнерами.
  • В договоре учредителей на старте создания компании стоит решить вопросы о продаже компании и отдельного IP, «больших лицензий», эксклюзивных лицензий и кто принимает окончательное решение относительно таких вопросов. То есть нужно предусмотреть не только решения о менеджменте компании, но и определить, кто распоряжается интеллектуальной собственностью. Это может быть СЕО, совет директоров или акционеры (к примеру, «большие сделки» по IP требуют одобрения 75% акционеров).

Важно: эксклюзивная лицензия на интеллектуальную собственность — это фактически продажа.

  • Если вы вложили свою интеллектуальную собственность, а ваши партнеры не выполнили свои обязательства по продаже, то стоит предусмотреть, что в течение какого-то времени в случае провала компании вы можете выкупить эту собственность назад.
  • Стоит серьезно отнестись к вопросу обратного наделения правами и опциями по IP. Если вкладывается незавершенная интеллектуальная собственность, то акционеру или разработчику можно давать опционы в зависимости от KPI. Например, за разработанную новую версию программы ― акции компании.
  • Соблюдение конфиденциальности и правила non-compete. При расставании с бизнес-партнером нельзя переманивать клиентов, поставщиков и работников. Необходимо следить за тем, чтобы не было конкуренции с партнерами и сторонних проектов. Все действия по проекту должны быть внутри одной компании.

К этому пункту договора в разных юрисдикциях относятся по-разному: например, пункт отсутствия конкуренции между акционерами может работать, а между работниками — нет. Даже сама попытка прописать пункт non-compete в договоре может сделать его невалидным (например, в Калифорнии).

Интеллектуальная собственность и выстраивание процессов в компании
  1. Аутсорсинговые компании могут лицензировать повторяющиеся части работы/кода. Это позволит сэкономить время и соблюсти закон. Нельзя, создав код для одного клиента, скопировать его и для другого: копирование уже написанного при отношениях «work for hire» — это нарушение прав заказчика.
  2. Необходимо тщательно отслеживать, чтобы не было случаев «cut and paste» чужой IP при выполнении работы.
  3. Любая интеллектуальная собственность имеет владельца. Если что-то находится в свободном доступе в интернете, это не значит, что оно ничье. Выход: лицензировать либо покупать IP.
  4. Стоит внимательно относиться к т.н. «alien code» — это открытые ресурсы, лицензии GNU, GPL, LGPL, copyleft, hippy code. В этих случаях дается бесплатная лицензия, но есть ограничение по необходимости публикации исходного кода и определенные требования: указать информацию об авторе, лицензиаре и т.д.

Если используете открытые ресурсы, разделяйте информацию в разные файлы, потому что, например, GNU-коды заражают ваш собственный: если вы создаете работу, используя такие коды, то ваш код может оказаться состоянии open-source, а значит в конце концов быть в открытом доступе.

Коммерческая тайна

Один из видов интеллектуальной собственности — торговые секреты. Самый известный пример — формула Кока-Колы: она нигде не зарегистрирована, на нее нет патента и авторского права, но это имеющая коммерческое значение информация, которую не знают другие.

Торговые секреты — это «почти» патенты или изобретения, срок патентования которых закончился. Это могут быть: код, методы, списки клиентов.

Особенности:

  • Нет регистрации и публичного доступа.
  • Можно копировать, делать обратный инжиниринг.  Главное — не использовать незаконные методы получения, не воровать информацию.
  • Торговый секрет останется секретом, даже если его открыли кому-то, заключив соглашение о неразглашении.
  • Коммерческая тайна перестает быть таковой, если ее разместили в открытом доступе.

Важно соблюдать законы доступа к торговым секретам, а затем — законы тех контрактов, которые вы заключаете. Это касается и продуктовых компаний, и аутсорсинговых, которые имеют доступ к торговым секретам заказчика.

Совет разработчикам: проследите, чтобы в договоре с заказчиком было прописано его право давать вам чувствительную — свою или чужую — информацию.

Главный способ защиты коммерческой тайны — ничего не показывать, а если и показывать, то под NDA.

Авторское право: специфика соблюдения и преимущества регистрации

Авторское право в контексте американо-английского права сильно отличается от континентального.

В европейском праве есть понятие «неотъемлемые исключительные права автора» (moral droit), в США такого нет. Копирайт в Америке един и передаваем.

Как отличить копирайт в США:

  1. Оригинальность.
  2. Фиксированность в любом виде: письменная, электронная форма записи.
  3. Минимальный уровень креативного творчества.

Авторское право возникает сразу после создания интеллектуальной собственности — написания песни или кода. Регистрация авторского права дает инструменты для его полноценной защиты:

  • Конкуренты или работники, укравшие ваш код, могут заявить, что он принадлежит им. Регистрация авторских прав создает презумпцию.
  • Легко доказать ваше право, если интеллектуальную собственность украли. Достаточно сличить код, текст и т.д.
  • Когда невозможно точно оценить и доказать ущерб, можно попросить судью дать «штраф» за каждое нарушение (Statutory Damages) — вплоть до $150 000 за каждое нарушение, что может означать даже каждое скачивание.
  • В США при зарегистрированном авторском праве дело попадает в федеральный суд, который считается более квалифицированным, чем штатный.
Авторские права и продукты работы ИИ

Определение копирайта получило новую жизнь с появлением нейросетей.

Все, что создано ChatGPT и аналогами, (пока) не защищается авторским правом: нейросеть не является лицом одушевленным, а это значит, что у ее работ нет минимального уровня творчества.

Эта сторона закона развивается, и пока нет ясной картины. Например, фотостоки судятся с людьми, которые использовали их фото для создания картин в Midjourney. Основание – неавторизованное «пользование».

Важно: площадки не отвечают за нарушение авторского права, но, если нарушение не снято, они становятся соучастниками. Именно поэтому они стараются реагировать быстро и удалять материалы, нарушающие авторские права.

Чтобы результаты работы искусственного интеллекта стали копирайтом, стоит выбрать несколько «сырых» работ, созданных нейросетью, и переработать самостоятельно (с помощью команды/специалиста). В результате в работу внесен минимальный уровень творчества, и она автоматически попадает под критерии авторского права.

Регистрация и виды торговых марок

Часто наблюдается погоня: кто первый зарегистрирует и кто — использует торговую марку. Если вы используете ТМ, она теоретически становится вашей, но часто невозможно доказать, кто стал это делать первым.

В США существует процедура intent to use — марка придумана, но продукта еще нет. Как это работает: марка проходит процедуру очистки, и выдается разрешение на ее использование (notice of allowance). С разрешением можно работать над созданием продукта практически три года. Однако окончательно ТМ будет зарегистрирована, когда intent to use перейдет в use, т.е. появится сам продукт с использованием марки.

Какие преимущества дает регистрация:

  • В отличие от копирайта, который является всемирным, торговая марка — понятие географическое. Ее регистрация дает эксклюзивность на территории.
  • Торговую марку можно распространить по другим странам мира путем Мадридского протокола (подписан 130 странами).
  • Зарегистрированная ТМ облегчает попадание продукта в Apple Store и GooglePlay.

В американском суде легко получить «тройной ущерб», если ТМ зарегистрирована. Если были украдены $100 тысяч дохода, то судья присудит $300 тысяч. Также можно получить назад гонорары адвокатам, выплаченные на защиту зарегистрированной ТМ.

Закон распознает 5 видов торговых марок:

  • generic — общий;
  • descriptive — описательный;
  • fanciful — причудливое, несуществующее слово (примеры: Alawar, Pinterest, Fozium);
  • arbitrary — произвольное, существующее слово, не относящееся к тому, чем занимается компания (примеры: BlueTooth, Oxygen, Gaijin);
  • suggestive — наводящий на род деятельности компании или продукт (примеры: ZBrainy, сеть аптек 36.6, магазин полов Пол-копейки);

Отдельно мы выделяем уникальный формирующийся вид: fangestive — соединение искусственного слова и все же наводящего на род деятельности компании (примеры: Тamograph, Tiqets, Nuwber, Beacherella).

Какие наиболее частые ошибки с ТМ: 

  • Своевременная регистрация. Запоздалая регистрация сайта дает возможность киберсквоттерам захватить такого рода имущество.
  • Благозвучность. Для проверки названия важно «прогнать» торговую марку через носителя языка.
  • Описательное или общее название, которое сильно ограничивает возможности по защите ТМ. Например: Best, B2B, Super Cloud App Backup good — плохой выбор для названия торговой марки.
Оформление патентов на изобретения

Преимущества:

  • патент на 20 лет дает монополию на интеллектуальную собственность;
  • предотвращает использование ваших технологий другими;
  • дает возможность отсудить ущерб;
  • защищает от судебных исков «троллей»;
  • патент можно распространить на другие страны благодаря РСТ — Договору о патентной кооперации.

Часто при проведении транзакций в М&A инвесторы спрашивают о наличии патента. Его оформление позволяет ограничить использование ваших технологий другими лицами.

Нельзя патентовать абстрактные идеи. На софт не дают патент ни в ЕС, ни в США. В Америке могут оформить патент на программное обеспечение, если оно фактически «привязано к железу».

Существует 3 вида патентов: 

  • дизайн-патент;
  • business process-патент;
  • utility-патент.


Первые два политически непопулярны: их тяжело получить и практически невозможно защищать. Utility патент — полный патент, на котором стоит фокусироваться. Также можно зарезервировать за собой изобретение на определенный срок (предварительный патент — provisional patent), но затем его нужно превратить в utility.

Проблемы владения личной информацией клиентов

Важно:

  • строго следить за конфиденциальностью;
  • достоверно раскрывать клиентам информацию о повторном использовании данных и учетных записей;
  • быть осторожным с личной информацией PII (personally identifiable information), особенно касающейся детей;
  • убедиться, что вы действительно «владеете» своим клиентом.

Если предстоит продажа компании или IP, важно знать, насколько списки клиентов передаваемы вместе с компанией. Если вы продаете компанию, но не можете передавать клиентов новому покупателю, то смысла в сделке нет.

Необходимо знать, имеете ли вы право использовать информацию о клиенте: делать рассылки, продавать, делиться, лицензировать, можете ли связываться с пользователями.

Например, есть «легальное» понятие спама. При следующих условиях рассылки не будут являться спамом:

  1.  Информация — коммерческое сообщение — не выглядит как спам.
  2.  У человека есть возможность отказаться от присылаемых сообщений.

LinkedIn, Facebook и другие площадки не приветствуют датамайнинг и запрещают «спамить».

Существуют GDPR/CCPA — законы, регулирующие правила работы с персональными данными пользователей. Важно их соблюдать. Одним из решений является программа US-EU и US-Swiss Privacy Shield, где можно сертифицировать свою конфиденциальность и показать, что соблюдаешь стандарты ЕС.

В случае с GDPR также важно учитывать, являетесь ли вы процессором или контроллером.

DPA — соглашение об обработке данных — must have для всех компаний, которые имеют дело с информацией о клиентах.

Монетизация интеллектуальной собственности

Интеллектуальную собственность важно удерживать, защищать и развивать.

Передача эксклюзивного права на IP должна быть по формуле:

ВРЕМЯ+ РЫНОК+ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (достижения цели продаж).

Если формула не выполняется, прерывается либо договор, либо эксклюзивная лицензия.

Важно учитывать:

  • условия использования IP, срок обслуживания, лицензирование, ребрендинг (или совместный бренд), SAAS, OEM;
  • долю доходов;
  • обязанности для тех, кому передается интеллектуальная собственность, KPI, основные вехи;
  • риски;
Вопрос — ответ

Вопрос: Как реально защитить IP?

Три основных шага для реальной защиты интеллектуальной собственности:

  • Регистрация IP.
  • «Нападение» через предсудебные письма на площадки (Facebook, YouTube) — это ежедневная рутина юристов в делах по защите IP.
  • Если письма не возымели эффекта, следует подавать заявление в суд и уже доказывать факт кражи интеллектуальной собственности и нарушения авторского права.

Вопрос: Как обладание интеллектуальной собственностью может помочь в получении визы О1?

Чтобы получить визу О1, важно быть знаменитым в своей сфере. Например, владение торговой маркой, которая известна на рынке, или роль СЕО в компании с известной ТМ могут стать одним из оснований для получения визы талантов типа О1.

Summary

Чаще всего в ИТ-бизнесе используются 4 вида интеллектуальной собственности: торговые секреты (коммерческая тайна), копирайт (авторское право), торговые марки и патенты.

Каждая ИТ-компания должна понимать, с каким видом IP и в какой форме она работает, чтобы оказать заказчику качественные услуги и избежать нарушений.

Презентация спикера:

Видеозапись встречи:

 

План записи:
1:04 — Приветственное слово спикера.
2:56 — Стратегии сохранения интеллектуальной собственности на этапе создания компании.
10:05 — Интеллектуальная собственность и выстраивание процессов в компании.
13:38 — Коммерческая тайна как вид интеллектуальной собственности.
16:20 — Методы защиты торговых секретов.
17:05 — Авторское право и специфика его соблюдения в США и европейских странах.
19:02 — Авторские права и продукты работы ИИ.
21:01 — Преимущества регистрации авторских прав.
24:18 — Регистрация торговой марки.
26:48 — Проблемы торговых марок: ошибки и способы их избежать.
34:30 — Оформление патентов на изобретения.
38:57 — Проблемы владения личной информацией пользователей/клиентов.
44:35 — Монетизация интеллектуальной собственности.
47:13 — Ответы на вопросы.

Другие публикации по теме:

Belarus IT Companies Club объединяет экспортные ИТ-компании Беларуси для сотрудничества, обмена опытом и важной информацией.

BICC — это:

  • закрытое сообщество из 200+ владельцев и руководителей,
  • обмен лидами и бенчем в Bench_Exchange,
  • консультации для ваших бухгалтеров и юристов,
  • регулярные встречи и отраслевые исследования.
Теги: